案例 | 商标注册损害他人在先域名权益的认定标准
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杭州汇数智通科技有限公司因与国家知识产权局、恒生电子股份有限公司关于“DataFocus”商标的无效宣告请求行政纠纷一案,历经一审、二审败诉后向最高人民法院申请再审,最终获得改判。
诉争商标“DataFocus”(注册号39744963)由广州安正软件股份有限公司于2019年7月18日申请,后转让给恒生电子。汇数智通主张其早在2017年7月5日已注册并使用“datafocus.ai”域名,并通过广泛宣传在数据分析领域形成一定影响力,认为诉争商标的注册损害了其在先域名权益,且构成以不正当手段抢注其在先使用的未注册商标,违反《商标法》第三十二条;同时指控原申请人无使用意图,违反《商标法》第四条。一审、二审法院均认为汇数智通提交的证据不足以证明域名或“DataFocus”标志在商标申请日前已具有知名度,且无法证明安正公司恶意囤积商标,故维持诉争商标有效。 最高人民法院再审认定:汇数智通的“datafocus.ai”域名注册在先,经长期使用(如600名企业用户注册、多平台宣传等)已具有知名度,与诉争商标标识相同,服务类别类似,易导致混淆,构成对在先域名权益的损害。 汇数智通的“DataFocus”标志在商标申请日前通过大量宣传在相关领域形成影响力,安正公司作为同行业经营者应知该标志仍注册相同商标,主观恶意明显。最高人民法院认定诉争商标违反《商标法》第三十二条前半段和后半段的规定,判决撤销原判决及国家知识产权局的裁定。
本案的意义在于明确了商标注册损害他人在先域名权益的认定标准,依法规制损害他人在先域名权益的商标注册行为,因此本案被写入2024年《中国法院知识产权保护状况》。
首先,域名可以作为商标法第三十二条规定的在先民事权益获得保护。《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十八条规定:“商标法第三十二条规定的在先权利,包括当事人在诉争商标申请日之前享有的民事权利或者其他应予保护的合法权益。诉争商标核准注册时在先权利已不存在的,不影响诉争商标的注册。”根据该规定,从时间节点上看,“在先权利”应在诉争商标申请日之前享有,且在诉争商标核准注册时仍然存在;从范围上看,“在先权利”包括“民事权利”和“其他应予保护的合法权益”。因此,诉争商标申请日前当事人合法享有的民事权益应受保护。另外,根据《最高人民法院关于审理涉及计算机网络域名民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条和《最高人民法院关于适用《中华人民共和国反不正当竞争法>若干问题的解释》第十一条的规定,域名属于一种受法律保护的民事权益。因此,当域名的注册日早于诉争商标申请日时,其可以作为商标法第三十二条规定的在先民事权益获得保护。
其次,域名作为在先民事权益获得商标法保护的条件。在对姓名权、字号权益、作品名称以及角色名称作为商标法第三十二条规定的“在先权利”进行保护时,商标授权确权司法解释明确规定,这些权利或权益要获得保护需要满足一定的条件,如字号需要有一定知名度,作品名称、作品中的角色名称需具有较高知名度。域名作为商标法第三十二条规定的在先民事权益,只有当该域名注册在先并具有一定知名度,相关公众才能将该域名与特定的商品或服务建立一定的联系。在此基础上,如果域名对应的商品或服务与诉争商标核定使用的商品与服务构成类似,并且标识近似,才可能导致相关公众对商品或服务的来源产生混淆,因此,只有当域名满足下列条件时,才能作为在先权利获得商标法的保护:一是域名的注册时间早于诉争商标申请注册的时间;二是域名具有一定的知名度;三是域名和诉争商标标识构成相同或近似;四是域名赖以取得一定影响力的商品或服务与诉争商标核定使用的商品或服务构成类似,容易导致相关公众混淆误认。
最后,在主张商标注册损害在先域名权益时,权利人的举证责任主要集中在证明域名的知名度上。法院通常会从以下几个方面审查证据:用户数量与质量:如杭州汇数智通案中,法院注意到"datafocus.ai"网站有约600人注册,其中包括华为、中国移动等知名企业的技术人员,这成为认定知名度的重要依据。宣传范围和力度:包括在各类媒体平台发布的文章、视频数量及时间跨度。本案中,汇数智通公司在搜狐网、百度百家号、微信公众号等多个平台发布了大量相关内容,时间上覆盖了诉争商标申请日前相当长的时期。搜索引擎显示结果:在主流搜索引擎中以相关关键词搜索的结果可以反映公众认知情况。本案中,搜索"DataFocus"显示的多是与"datafocus.ai"相关的信息,强化了知名度认定。使用持续时间:域名注册后持续使用的时间长度。本案中,域名注册于2017年,距商标申请日有两年使用期,为知名度积累提供了时间基础。
汇数智通案确立了商标注册损害他人在先域名权益的认定标准,即需要同时满足时间在先性、一定知名度、标识相同或近似性以及商品/服务类似及混淆可能性四个要件。这一标准平衡了商标权人与域名持有人之间的利益,既防止了商标抢注行为,又避免了过度扩大在先域名权益的保护范围。企业应及时注册与自身品牌相关的域名,并保留完整的注册和使用证据;对核心域名应积极使用和宣传,积累知名度证据;发现他人抢注商标时,应系统收集域名使用证据,及时主张权利;在商标注册前应进行充分检索,避免与他人在先域名权益冲突。